Wzory przemysłowe – jak dokonać zgłoszenia, aby uzyskać skuteczną ochronę?

Podmiot uprawniony z prawa z rejestracji wzoru przemysłowego nabywa wyłączne prawo do korzystania ze wzoru w sposób zarobkowy lub zawodowy – na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku zgłoszenia krajowego).

Brzmi dobrze?

Niestety, jak pokazuje praktyka, w niektórych sytuacjach samo zarejestrowanie wzoru przemysłowego nie wystarczy, aby udzielona ochrona w sposób skuteczny chroniła interesy uprawnionego.

1. Czym są i jak są chronione wzory przemysłowe?

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie – prawo własności przemysłowej, wzorem jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.

Ustawową definicję najłatwiej zobrazować poprzez połączenie pojęć „wzór przemysłowy” z (co prawda niejednoznacznym) pojęciem „design” – każdy wzór stanowi w istocie wytwór (produkt), o określonej postaci zewnętrznej – o ile postać ta posiada cechę nowości i indywidualny charakter.

Wzory przemysłowe podlegają ochronie na podstawie udzielonego prawa z rejestracji.

Prawo z rejestracji może zostać udzielone w ramach procedury krajowej (ochrona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), wspólnotowej (ochrona na terytorium UE) oraz międzynarodowej (ochrona na terytorium wybranych krajów świata).

Ochrona z prawa z rejestracji udzielonego w ramach procedury krajowej obowiązuje co do zasady przez 25 lat od daty dokonania zgłoszenia wzoru w Urzędzie Patentowym.

Uprawnionemu z prawa z rejestracji przysługuje – w okresie obowiązywania ochrony – prawo do zakazania osobom trzecim wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu lub używania produktu, w którym zastrzeżony wzór przemysłowy jest zawarty bądź został zastosowany, przy czym prawo z rejestracji obejmuje każdy wzór, który na tzw. zorientowanym użytkowniku nie wywołuje odmiennego wrażenia ogólnego.

2. Zakres ochrony prawa z rejestracji.

Powyższe uregulowanie może prowadzić do złudnego przekonania, iż dokonanie zgłoszenia wzoru przemysłowego i uzyskanie jego rejestracji daje uprawnionemu pełną ochronę przed naruszeniem, m.in. w postaci wprowadzenia na rynek przez osobę trzecią produktu wykorzystującego wzór przemysłowy, na który udzielono prawa z rejestracji.

W praktyce pojawia się w tym zakresie znaczący problem – kiedy produkt (nazwijmy go produktem podobnym) wykorzystuje zastrzeżony wzór przemysłowy i jakie elementy podlegają ochronie w ramach udzielonego prawa z rejestracji?

Sygnalizowany problem powinien w przekonujący sposób zobrazować spór, jaki kilka lat temu toczył się w Wielkiej Brytanii pomiędzy Magmatic – producentem walizek dla dzieci Trunki, zaprojektowanych przez jej założyciela – Roberta Law, a PMS International Group, w związku z wypuszczeniem przez PMS na rynek swojego produktu – walizki Kiddee.

Przedmiotem sporu były dwie, łudząco podobne walizki dla dzieci – pierwotnie zaprojektowane jako odpowiedź na problem (wygodnego) podróżowania samolotem z małymi dziećmi. Cechami wyróżniającymi produktu Trunki, na który udzielone zostało prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, były: wielkość walizki – umożliwiająca zabranie jej przez podróżujących do kabiny samolotu, kształt – umożliwiający wygodne posadzenie dziecka na walizce (wraz z dołączoną „smyczą”, umożliwiającą ciągnięcie walizki wraz z dzieckiem przez dorosłego) oraz przyciągające wzrok, adresowane do najmłodszych wzornictwo.

Niezależnie od indywidualnej oceny każdego odbiorcy na ile walizki Kiddee są podobne do projektu Trunki, wydane w 2016 r. przez Sąd Najwyższy orzeczenie kończące spór Magmatic oraz PMS wywołało burzliwą dyskusję w środowisku projektantów, a wynikające z niego wnioski mają realny wpływ sposób dokonywania oceny zakresu udzielanej ochrony.

Inspiracja, która nie stanowi naruszenia.

W toku procesu, PMS International Group wprost przyznała, że projekt Trunki stanowił istotną inspirację dla wprowadzonego na rynek produktu Kiddee.

Patrząc na zdjęcia obu produktów, można odnieść – zdaniem autora zasadne – wrażenie, że projekt walizki Kiddee stanowi istotne zapożyczenie z projektu Trunki. Podobnego zdania był sąd pierwszej instancji orzekający w sprawie, zdaniem którego, wypuszczenie na rynek produktu Kiddee stanowiło naruszenie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego przyznanego Trunki.

Całkowicie odmienne zdanie na ten temat miał sąd apelacyjny oraz Sąd Najwyższy, które nie dopatrzyły się w działaniu PMS International Group naruszenia.

Powód?

Podchodząc do sprawy z przymrużeniem oka, można powiedzieć, że Magmatic zgubiły… rogi.

Sąd apelacyjny, a w ślad za nim także Sąd Najwyższy, dokonując porównania wzoru przemysłowego walizek Trunki z produktem Kiddee zanegował dokonaną przez sąd pierwszej instancji (pozytywną dla Magmatic) ocenę dotyczącą naruszenia prawa z rejestracji przez produkt PMS, powołując się na jedną ze – zdaniem orzekających – istotnych cech wyróżniających produkty Trunki – zwierzęce rogi.

Zdaniem orzekających, ze sposobu prezentacji produktu Trunki na etapie zgłoszenia rejestrowego wynika, że jedną z istotnych (wyróżniających) cech produktu miało być wywołanie u odbiorcy wrażenia „zwierzęcia z rogami”, podczas gdy w projekcie Kiddee posłużono się wzornictwem niezawierającym tego elementu (przedmiotem porównania były walizki Kiddee stylizowane m.in. na biedronkę, u której – w miejscu domniemanych rogów Trunki – znajdowały się antenki, imitujące czółki).

Drugą z cech, jakie miały przesądzić o braku naruszenia po stronie PMS International Group było – zdaniem sądu apelacyjnego, którego zdanie podzielił następnie Sąd Najwyższy – cieniowanie zastosowane przy przedstawieniu wzoru przemysłowego Trunki, z którego orzekający wywiedli pogląd, że jedną z istotnych cech zgłoszonego wzoru Trunki jest występowanie produktu w dwóch kontrastujących kolorów.

Powyższe doprowadziło do uznania, że objęty ochroną prawa z rejestracji w przypadku Trunki był jedynie kształt walizki (z uwzględnieniem elementu rogów) występujący w dwóch kontrastujących kolorach.

Wydaje się, że u źródła niepowodzenia Magmatic w sporze z PMS International Group leżał sposób przedstawienia produktu Trunki na etapie zgłoszenia o udzielenia prawa z rejestracji.

Zgłoszenie wzoru przemysłowego Trunki zawierało przygotowane w programie komputerowym (Computer Assisted Desing) ujęcia 3D projektu walizki. Z punktu widzenia projektantów, był to najpewniej najlepszy sposób odzwierciedlania postaci wzoru przemysłowego, współgrający z ówcześnie stosowaną przez projektantów i designerów technologią. Niestety, jak pokazało orzeczenie w sprawie Trunki – wykorzystanie nowoczesnej technologii przy dokonywaniu zgłoszenia może okazać się niekorzystne, a w skrajnych przypadkach – tak jak to miało miejsce w sporze pomiędzy Trunki i PMS – może doprowadzić do ograniczenia udzielonej ochrony wyłącznie do pewnych cech produktu, jakie z dokonanego zgłoszenia wyinterpretuje sąd orzekający. W najgorszym przypadku, będzie to interpretacja niewspółgrająca z intencją zgłaszających.

Pomysł poza ochroną.

Z orzeczenia w sprawie Trunki wynika jednocześnie potwierdzenie jednej z podstawowych – również na gruncie polskiej ustawy – zasad, zgodnie z którą, ochrona z prawa z rejestracji wzoru przemysłowego nie obejmuje pomysłu, konceptu stojącego za wytworem – niezależnie od stopnia jego innowacyjności.

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego przyznaje ochronę wyłącznie w ramach konkretnego sposób przedstawienia produktu (postaci zewnętrznej wytworu).

Z tego też powodu, w celu zapewnienia sobie maksimum, w ramach dość ograniczonej ochrony, jaką daje prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, kluczowe jest odpowiednie dokonanie zgłoszenia. Jednym z jego elementów musi być właściwe zaprezentowanie graficzne zgłaszanego wzoru – czego wagę w dobry sposób ilustruje wyrok dotyczący walizek Trunki oraz Kiddee.

3. Dokonanie zgłoszenia wzoru przemysłowego.

W celu uzyskania ochrony wzoru przemysłowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należy dokonać stosownego zgłoszenia do Urzędu Patentowego.

Przepisy ustawy – prawo własności przemysłowej zawierają wskazanie elementów obligatoryjnych takiego zgłoszenia. Są to:

• podanie zawierające co najmniej:

– oznaczenie zgłaszającego,

– określenie przedmiotu zgłoszenia oraz

– wniosek o udzielenie prawa z rejestracji;

• ilustracja wzoru przemysłowego.

Dodatkowo, zgłaszający może dołączyć opis wyjaśniający ilustrację wzoru przemysłowego.

Za najistotniejszy element zgłoszenia – przede wszystkim z praktycznego punktu widzenia – uznać należy ilustrację wzoru przemysłowego, wraz z ewentualnym opisem wyjaśniającym, pełniącym funkcję pomocniczą.

Ze względu na fakt, iż wzorem przemysłowym jest postać wytworu (lub jego części), to właśnie ilustracja wzoru przemysłowego na etapie dokonywanego zgłoszenia jest elementem przesądzającym – w szczególności w przypadku jakiegokolwiek sporu o naruszenie prawa z rejestracji – co, czyli jakie elementy wytworu, zostały objęte udzieloną ochroną.

Jak widać na przykładzie sprawy dotyczącej walizek Trunki i Kiddee, w sporach o naruszenie prawa z rejestracji sposób przedstawienia wzoru na etapie zgłoszenia może być elementem przesądzającym o zakresie udzielonej ochrony.

Kamila Spalińska, radca prawny